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令和2年弁理士論文式試験の直前自己流チェックシート

前提
問題で聞かれていることにこたえる
 
複数の法域
 
海外、在外者と書かれていたら、特許(意匠、商標)管理人の選任について検討する。
 
 
間接侵害、均等論、並行輸入、消尽、並行輸入の話を書くときには、まずは原則論(直接侵害)について記載する。(直接侵害には該当しないが~、など)。
 
侵害について、抗弁をするときには、否認ができないことを先に書く。形式的には侵害だが~。
 
抗弁の内容
①実施権(使用権)がある、②権利の効力が制限される、③無効理由があって権利行使が制限される。
(商標的な利用でない、とか、指定商品に対する使用ではないとかもあるが、これは否認かも?)
 
補正の記載をするときには補正の要件(時期的要件、新規事項、シフト補正、目的要件、独立特許要件、要旨変更でない)についても記載する。
 
補正と意見書はセット。補正によって拒絶理由が、解消されたことを意見書で主張する(意匠は19で準用する特許法50で意見書の提出)。
 
パリ優先権で提出する書面。優先権主張書、優先権証明書、出願番号記載書面の3つ。
 
国際出願の場合に読み替え規定に注意
 
先後願の関係が不明の場合、先願、『同日』、後願の3パターンに分ける。同日を抜かさなように注意。
 
パリ優先権を主張している場合、適法な主張ではないことを検討させることがあるので注意
 
制度の違いについて聞かれたときには、条文だけでなく趣旨や目的の違いも検討する。
 
別段の定めや同意、承諾について注意。この有無で結論が変わる(自由に実施できるか、とか、実施権を許諾できるか、など)。題意からどちらかわからないとき一言触れておく。
 
拒絶理由の通知か拒絶査定かで対応が異なるので注意する。 審判請求か意見書提出の違い、補正の制限の違い(特許の場合)がでる
 
検討すべき要件を挙げよ、と言われたら、要件を充足しない事項も一言は書きたい。
 
拒絶理由49や間接侵害101のように項がなく号から始まるものがあるので注意。 
 
利用抵触72について記載するときは、『原則、発明を実施する行為を専有するが〜68』と原則論をまずは先に書く。
 
特許&意匠
 
同日出願の協議不成立、不能で拒絶の場合、先願の地位が残るので注意
 
冒認/共同出願違反の話がでたら、権利行使制限の抗弁、無効審判だけでなく移転請求も検討する。
 
冒認や共同出願違反について言及するときに、特許等を受ける権利が発明者や創作者に原始的に帰属する(29①柱書きなど)に触れる。いきな権利行使制限の抗弁、無効審判、移転請求を書かない。
 
冒認者の権利を使って権利行使する問題は多い(移転請求することを書かせる)
 
移転請求(74)は登録(98)とセット。意匠は登録の条文は特許法を準用(意匠36で準用する特98)。
 
課題解決(美感の創出)に不可欠の間接侵害の場合には、のみ品に該当しないことを欠く
 
利用・抵触の話がでたら『裁定』や実施権の設定許諾、譲受、放棄(登録は特98)の交渉についても書くことも検討する
 
 
変更出願すると、もとの出願取り下げ擬制、書面書類の提出擬制がある。適法な変更でなくてもこれらの効果は生ずる。
 
無効審判請求したときには訴訟中止の申立168②もできる。書いても軽く触れる程度で良さそう。
 
特許&商標
 
 
特許
外国語または英語と問題文にあれば翻訳文の提出や、原文新規事項、29の2の拡大先願としての地位、誤訳訂正17の2②について検討する。
 
特許分割出願のメリット(遡及効)については、もっと具体的に、出願公開による新規性違反の拒絶を回避できる、などとかくと良い。新喪例などの書類の提出擬制も書くとなお良い。
 
特許製品と『同一性を欠く特許製品を新たに製造』特許権を行使することが許される。
 
『同一性を欠く特許製品を新たに製造』は、特許製品の『属性』、特許発明の内容、加工、部材の交換の態様、取引の実情等を総合考慮する。
※結論を間違えやすいので注意。無理して書かなくてよいかも)
 
公然実施に該当することをするときは、公知には該当するか否かを先に議論するのが良い。
 
発明が明細書だけでなく請求の範囲に記載されているか確認する。拒絶理由を受けた際の対応(例:補正分割)やにおいて、特許請求の範囲に書かれているか否かで結論が変わる。
 
実案の話がでたら考案(発明ではない)
 
無効審判における訂正の請求134の2では、訂正の要件の多くが⑨項で、訂正審判126④〜⑦を準用されているので忘れないように注意。
 
意匠 
先出願による通常実施権を検討の場合、拒絶理由で挙げられた公知意匠によって後願登録意匠に無効理由があることも。 →正当権限の主張の他、無効理由による権利行使制限の主張や無効審判請求を考える。
 
要旨変更17の②の検討のときは出願日の繰り下げに注意。条文9の2 が前の方にあるので見つけにくい。商標は16の2と9の4。 
 
要旨変更が直接問われている場合は定義も書くと良い。
 
意匠の類似(類否判断)について書くときは、需要者基準242項を出す。
 
関連意匠改正の趣旨
『一貫したデザインコンセプトに基づき市場動向を踏まえて製品等のデザインを長期的に進化させる手法に対応し、ブランド構築を支援するため』
 
利用抵触を議論する際に、そもそも後願が先願意匠(の一部)と類似して過誤登録の(無効理由がある)可能性があるので検討する。
 
本意匠の出願が先願の協議不成立の規定で拒絶された場合、先願の地位が残るので、それに類似する後願の関連意匠も拒絶される
 
意匠の出願について検討する上では、全体意匠、部分意匠、部品の意匠、組物の意匠、内装の意匠、関連意匠、秘密意匠、動的意匠、補正後の新出願については全部考慮する(意匠特有ではないが分割と変更も検討する)。
 
秘密意匠のデメリット。差止めに証明書がいる(37③)、過失推定なし(40)。
 
関連意匠のデメリット。権利存続期間が基礎意匠と同じ(21②)、分離移転できない(22①)、専用実施権の設定は同一のものに同時に設定する必要ある(27①ただし書き)
 
先願意匠を公知にしたあと後願するとき
・関連意匠制度の利用(先願と新規性の回避)を検討。ただし非類似の場合使えない。よって、
・新規性喪失の例外(4)の適用を検討(類似ではないが創作せ容易の場合に拒絶理由を回避)
 
全体意匠と部分意匠の類否判断の場合、鍵かっこ部分がない。
部分の位置、大きさ、範囲が『同一またはありふれた範囲。
 
意匠で創作非容易性について記載するときは、類似はしないことに言及する。類似していたら新規性が優先的に適用されるから。
 
後願を関連意匠にすることで拒絶理由を解消する問題がでたときには、補正6024(【本意匠の表示】の欄を願書に加える)。
 
商標
商標では、登録商標をつぶすときは、無効審判、不使用取消審判、不正使用取消審判がワンセット(引例としてひかれた場合や権利行使を受けたときに検討する)。
 
無効審判、不使用取消審判、不正使用取消審判で、両時判断、請求人適格(利害関係人/何人も)、除斥期間、どれかが抜けやすいので注意。
 
使用権者の利用では不正使用に注意
 
指定商品と使用商品が違う、登録商標と使用商標が違う、は不使用と不正使用の2つの取消審判を書く。
登録商標を使ってないから不使用。/禁止権範囲の使用だから不正使用。
 
商標に地名や商品名、材料等が含まれるときには、品質・質誤認が問われている
 
地域団体商標では指定商品等で地域を限定する必要に注意
 
地域団体商標が指定商品の関係で一般名称でない場合、分割したあとで団体商標登録に変更することを考える。
 
好評、評判は、周知、著名、混同、不正のサイン
 
国際商標登録出願はマドプロ92③で国際事務局に直接、指定商品を補正できる。6028特許庁に手続もできる。補正の根拠は6840ではない。
 
人の名称等の略称が8号にいう「著名な略称」に該当するか否かを判断するについても、常に、問題とされた商標の指定商品又は指定役務の需要者のみを基準とすることは相当でなく、その略称が本人を指し示すものとして一般に受け入れられているか否かを基準として判断されるべき
 
拒絶査定不服審判の審決取り消し訴訟の時に分割するときには、拒絶理由がない方を分割出願する。準特施規30に遡及効が生じないから。
 
セントラルアタックの直接の条文番号はマドプロ6③。68の32に記載された6④でないので注意。
セントラルアタック後の再出願68の32では、拒絶理由の特例を受けられる6834②。
登録の根拠条文は6835。←登録料を改めて払わなくて良い。 
 
商標登録出願により生じた権利の譲り受けは準特33①(意匠も一緒)
 
商標の後願過誤先登録の場合の無効理由の主張に際して、先願の地位が消滅していないことに言及する。先願が係属中のときは先願の拒絶理由を解消した上で先後願の規定を理由とした無効審判請求等をする。拒絶理由があるうちは先願としての引用適格がないから。

 

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