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特許における利用発明において実務上説明が難しい3つのポイント

特許には利用発明という概念があるが、この説明は難しい。

 

利用発明について簡単に言うと、次の通り。椅子の発明(以下、被利用発明)が先にあった場合、その椅子に背もたれをつけることを新たに思いつくと背もたれ付きの椅子は利用発明となる。

それぞれの発明について特許があったり、特許を取ろうとしたりする場会、以下の難しさがある。

 

(1)第三者による被利用発明の先願特許があれば利用発明の後願特許を取得しても実施できない。

(2)被利用発明について広い先願特許を持っても第三者に後願特許を取られると利用発明が実施できなくなる。

(3)利用発明も被利用発明も自分でなし得た場合は、上記の問題は生じないが、先に被利用発明を出願していた場合、その先願の優先権期間と出願公開との関係で利用発明について出願する場合の戦略が変わってしまう。

 

(1)は、きりんさんが椅子の発明の特許を持っていて、その後、カバさんが背もたれ付きの椅子の発明をして特許を取得した場合に相当する。

カバさんは背もたれ付きの椅子の特許を持っているにも関わらず、それを商売のために製造したり販売したりできない。なぜならば背もたれ付きの椅子には、きりんさんの椅子の特許権が及ぶから。カバさんその行為は、きりんさんの特許権の侵害になってしまう。

仮に、カバさんの背もたれ付きの椅子の発明が、きりんさんの椅子の発明に対して進歩性があると特許庁の審査で認定されていたとしても上記の結論は変わらない。先願の発明に対して利用関係あったとしてもそれ自体は後願発明の審査において拒絶理由にはならない。

 

本来、自己の特許発明は独占的に使用できるはずという特許の原則に反するので納得するのが難しいけれど、他の人の特許発明を利用する発明は、その人の許諾が必要になる。

 

逆に、(2)は次のような感じ。きりんさんは、椅子の特許を持っていたにも関わらず、背もたれ付きの椅子の特許をカバさんにとられると、背もたれ付きの椅子は商売上、製造、販売等できなくなる。そのような行為は、カバさんの特許権を侵害になるから。

きりんさんの特許は、椅子全体に及ぶ広い権利であるものの、きりんさんの椅子の発明を利用した発明を他の人にされてしまうと、自分の特許権が及ぶにも関わらず、その利用発明を自分が実施できなくなる。

自分が独占実施できる範囲が、あとから成立した他人の特許によって事後的に狭まった感じになってしまうのでこちらも直感に反して納得が難しい感じがする。

 

(3)は、椅子と背もたれ付きの椅子を、ともにきりんさんが発明した場合に相当する。

先に椅子の発明を出願したあとに、背もたれ付きの椅子を発明した場合、背もたれ付きの椅子をどのように出願すべきか。

 

仮に、先の出願(先願)の優先権期間内、すなわち先願の一年以内に、後の出願(後願)ができそうな場合、後願を国内優先権主張出願にすれば良い。

つまり、椅子と背もたれをがある椅子の両方を後願にまとめてしまって、両方の権利をいっぺんに後願で狙うことが可能になる。この場合、先願は自動で取り下げ扱いになる。

 

次に考慮するのは、先願から一年経過後だけど一年半は経過していない場会。一年を経過しているので後願を優先権主張出願にすることはできない。

一方、先願は出願公開前なので、特に自ら公表しているなどの場合を除き、先願の椅子の発明はまだ非公知である。そうすると、背もたれ付きの椅子は、椅子に対する進歩性を仮に持たなくても、特許にすることができる。

つまり先願によって椅子の特許を取り、後願によって背もたれ付きの椅子の特許を取れる。

 

最後に考慮するのは、先願から一年半がたち、先願の内容が公開された場合、つまり先願が出願公開された場合を考慮する。この場会は、椅子が公知なので、背もたれ付きの椅子は椅子に対して進歩性が必要になる。

元々、背もたれを持っていなかった椅子に背もたれをつけることは、通常の技術者であれば簡単に思いついたりできませんよ、という主張をして特許庁に納得してもらう必要がある。この説得が難しいと事前の検討で思えば、後願は諦める、という場合もある。

 

ちなみに、実務において、先願の発明に対して後願の発明が純粋に教科書的な利用発明になる場合はそんなに多くない。後願発明において微妙に先願発明と違うところがあったりするので。

 

ただ、利用発明のような単純化された概念を持ち出すと、上記のような状況の説明がわかりやすくなるので利用発明について説明する機会はたまにある。

 

ちなみに意匠法には、利用意匠という概念があるが利用発明の考え方とはまた微妙に異なる。これは意匠における類似の概念を知らないと理解が難しい。